Con il regolamento di attuazione del Codice di proprietà industriale (Cpi), pubblicato come decreto n. 33 del 13 gennaio 2010 sulla Gazzetta Ufficiale n. 56 sono entrate in vigore le norme sul procedimento di opposizione contro i marchi italiani.

Le cause di opposizione ai sensi dell’articolo 176, comma 5 del Cpi, si riducono all’esistenza di marchi registrati anteriori identici o simili per prodotti/servizi identici o affini e all’ipotesi di mancanza di consenso alla registrazione dagli aventi diritto nel caso di ritratti di persone, nomi e segni notori.

Il ristretto numero di cause di opposizione (non è possibile chiedere la nullità di un marchio perché costituito da segno divenuto comune, non è possibile chiedere la nullità di un marchio italiano sulla base di un marchio notorio ne sulla base di un marchi di fatto ne sulla base di un diritto d’autore.

Termini per attivare l’opposizione
Nei tre mesi successivi alla pubblicazione  i soggetti legittimati possono presentare opposizione contro il marchio italiano.

L’atto di opposizione deve riportare gli estremi dei marchi contro cui viene proposta l’opposizione e di quelli posti a base dell’opposizione. In particolare, devono essere indicati: il numero di domanda o di registrazione, la data di deposito o di registrazione, l’esemplare del marchio, l’identificazione dei prodotti e/o dei servizi.

Altresì necessaria sarà l’identificazione dell’opponente – e dei motivi su cui si basa l’opposizione – nonché l’attestazione dell’avvenuto pagamento dei diritti di opposizione. Verificate la ricevibilità e l’ammissibilità dell’opposizione nella fase istruttoria, l’Ufficio notifica l’opposizione al richiedente e informa le parti, segnalando nel contempo la «facoltà» di raggiungere – entro un periodo definito – una soluzione transattiva, mediante un accordo di conciliazione.

Qualora la conciliazione non abbia esito positivo, l’Ufficio invia al richiedente la documentazione consegnata dall’Opponente. Si decreta quindi l’apertura della fase di merito ove l’Ufficio, se lo ritiene opportuno, invita le parti a presentare – entro un termine da esso fissato – ulteriori documenti, deduzioni, osservazioni a sostegno dell’opposizione ovvero in replica, tramite lo scambio di memorie.

Ove il marchio posto a base dell’opposizione sia stato registrato da più di cinque anni, il richiedente può eccepire all’opponente l’esibizione delle prove d’uso del marchio stesso.

L’opponente deve esibire dette prove, dimostrando quindi l’uso della registrazione su cui si fonda l’opposizione per il periodo quinquennale che precede la pubblicazione del marchio opposto, pena il rigetto dell’opposizione.

Al termine del procedimento, l’Uibm decide l’opposizione entro 24 mesi dalla data di deposito del relativo atto (salvi i periodi di sospensione). La decisione è comunicata dall’Ufficio alle parti, che possono ricorrere entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione presso la Commissione dei ricorsi.