E’ possibile per una società americana bloccare un’azione per contraffazione di un marchio in Germania da parte dei prodotti venduti con il suo marchio, nel caso in cui la condotta lesiva è stata posta in essere da una società tedesca, sostenendo che il tribunale tedesco non è competente ad esaminare tale controversia in quanto la società che ha commesso contraffazione non costituisce una stabile organizzazione ai sensi del regolamento sul marchio UE? Si tratta del caso che vede Hummel contro Nike ossia la Holding A/S, come parte attrice, e la Nike Inc. e la Nike Retail B.V., in qualità di convenute.

La Hummel Holdings, con sede in Danimarca, commercializza prodotti e abbigliamento per sport e tempo libero. Poiché le suddette società del Gruppo Nike vendono merci di abbigliamento sportivo che violano il marchio figurativo internazionale di cui la Hummel è titolare e la cui registrazione ha anche effetto nell’Unione europea per prodotti della classe 25, quest’ultima ha avviato un’azione dinanzi al tribunale regionale di Düsseldorf contro la Nike Inc. e la Nike Retail B.V. per atti di contraffazione compiuti in Germania.

La Nike Inc. è la società del gruppo che ha sede negli Stati Uniti d’America. La Nike Retail BV, con sede in Olanda, appartiene anch’essa al medesimo gruppo. Essa gestisce il sito web www.nike.com/de, in cui i prodotti Nike sono presentati e offerti in inglese e tedesco, in Germania e in altri Paesi.

La Hummel Holdings sostiene che la maggior parte delle contraffazioni si sono verificate in Germania. In questo Paese, i prodotti possono essere ordinati online attraverso il sito web Nike Retail o tramite rivenditori indipendenti che non fanno parte del gruppo Nike. I servizi di pre-vendita e post-vendita in Germania sono assicurati dalla società Nike Deutschland GmbH. Essa non vende i prodotti della Nike, ma assiste i clienti per telefono o e-mail al momento dell’ordine e rappresenta Nike Retail per i contratti con i distributori. Per quanto riguarda il post-vendita, Nike Deutschland si occupa di domande o reclami legati al commercio e assiste i distributori per la pubblicità e il contratto di esecuzione.

Nike Deutschland ha sede a Francoforte in Germania e non è parte nella causa principale. Tuttavia, si tratta di una subcontrollata della prima convenuta, la Nike Inc., e proprio la sua presenza in Germania rappresenta l’argomento su cui la ricorrente, la Hummel Holdings, fonda la propria tesi a favore della competenza del tribunale tedesco.

Ovviamente di diversa opinione è la Nike, che, a titolo di difesa, sostiene che il tribunale tedesco non è competente a conoscere della controversia, in quanto la società ha la sua sede sociale in America, e la società tedesca non è che una filiale della società olandese, che a sua volta non è che una filiale della società americana.

E’ in questo contesto che il tribunale tedesco di Düsseldorf ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di Giustizia dell’Unione europea la seguente questione pregiudiziale:

“In presenza di quali condizioni una società giuridicamente indipendente avente la propria sede in uno Stato membro dell’Unione e controllata indirettamente da un’impresa che, a sua volta, non ha alcuna sede nell’Unione, deve essere considerata quale «stabile organizzazione» di detta ultima impresa ai sensi dell’articolo 97, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario”.

L’Avvocato Generale, Tanchev, nel parere del 12 gennaio 2017, ha presentato le proprie conclusioni nell’ambito del procedimento C‑617/15, Hummel contro Nike, premettendo che i marchi europei richiedono una protezione efficace in tutta l’Unione europea. Il modo migliore per garantire ciò è quello di consentire ai tribunali di prendere decisioni con un ambito paneuropeo, coprendo gli abusi che si verificano non solo nel singolo Stato membro ma anche in qualsiasi Stato membro dell’UE.

In tal senso opera l’art. 97 del Regolamento (CE) 26 febbraio 2009, n. 207/2009, in materia di competenza internazionale, che nel paragrafo 1 stabilisce:

“Fatte salve le disposizioni del presente regolamento e quelle del regolamento (CE) n. 44/2001 applicabili in virtù dell’articolo 94, le procedure derivanti dalle azioni e domande di cui all’articolo 96 vengono avviate dinanzi ai tribunali dello Stato membro in cui il convenuto ha il domicilio o, qualora non sia domiciliato in uno degli Stati membri, dello Stato membro in cui ha una stabile organizzazione”.

L’Avvocato Generale, dopo avere esposto le proprie motivazioni, ha proposto alla Corte di Giustizia di rispondere sulla questione,Hummel contro Nike, sottoposta al suo esame come segue:

“In circostanze come quelle che hanno dato origine alla causa principale, una società giuridicamente autonoma, stabilita in uno Stato membro dell’Unione, che è una sub-filiale di una società che non ha sede nell’Unione dovrebbe essere considerata come una stabile organizzazione di tale società, ai sensi dell’articolo 97, paragrafo 1, del regolamento (CE) n 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario, se, indirettamente controllata, giuridicamente è un centro operativo autonomo nello Stato membro in cui si trova, manifestandosi in modo permanente verso l’esterno, come un prolungamento della casa madre con sede in un Paese terzo”.