Fiammenghi-Fiammenghi | Categorie di Marchi

Linee guida per la registrazione di marchi

I marchi oltre ad avere il ruolo fondamentale di indicatori dell’origine di un prodotto o di un servizio, sono componenti essenziali dell’avviamento e del valore di un’azienda tale da diventare spesso   uno dei principali asset dell’azienda stessa.

Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche purché siano atti a distinguere i prodotti o servizi di un impresa da quelli di altre imprese” (art. 7 Codice della Proprietà Industriale)

Può dunque essere registrato come marchio ogni segno (parola, figura, forma) rappresentabile graficamente, se rispondente ai requisiti di distintività e liceità. Sono registrabili anche i suoni rappresentati graficamente, le combinazioni di colori e le tonalità di colore.

Il marchio di servizio

Il marchio può anche contraddistinguere i servizi resi dall’imprenditore. Si parla in tal caso di marchio di servizio.

Il marchio di fabbrica e di commercio

Il codice civile (art. 2572 c.c.) distingue il marchio di fabbrica che viene apposto dal produttore, dal marchio di commercio che invece viene apposto dal rivenditore di un bene prodotto da terzi.

Marchio denominativo , figurativo e misto

Il marchio denominativo è costituito solo da parole, quello figurativo consiste in una figura o in una riproduzione di oggetti reali o di fantasia e quello misto consiste nella combinazione di parole e figure.

Marchio di forma

Fra i segni suscettibili di formare oggetto di valido marchio la legge annovera anche la forma del prodotto o il suo confezionamento purché dotato di capacità distintiva, non siano cioè costituiti esclusivamente dalla forma imposta dalla natura del prodotto (forma naturale dei prodotti o standardizzata) non siano funzionali (o utili) e non attribuiscano un valore sostanziale al prodotto (forma ornamentale). In questi ultimi casi (forma funzionale e forma ornamentale) ricorrendone i requisiti di legge, possono essere tutelati come brevetti, modelli di utilità o come modelli ornamentali.

Marchio forte e marchio debole

Presupposto fondamentale perché un marchio possa essere tutelato è la sua capacità distintiva, la quale è presente quando il marchio sia caratterizzato da un certo gradiente significativo ed espressivo tale da renderlo sufficientemente individualizzante.
Sotto il profilo dell’originalità si distingue il marchio forte dal marchio debole.
Si tratta di una classificazione di creazione giurisprudenziale. Il marchio “forte” è un marchio di fantasia che non ha alcuna attinenza concettuale con il prodotto/servizio chiamato a contraddistinguere; è un segno cosiddetto “opaco”. Il marchio “debole” al contrario è un marchio con capacità distintiva limitata costituito da una terminologia di uso comune o descrittiva. La tutela accordata ad un marchio forte è una tutela rafforzata. Il marchio “forte” è contraffatto quando vi sia una qualsivoglia variazione che attenga all’elemento che lo caratterizza, mentre la confondibilità del marchio debole è esclusa in presenza di modificazioni lievi. L’intensità della protezione è dunque proporzionata al grado di distintività del segno rispetto al prodotto posto sul mercato.

Marchio di fantasia

Si tratta di un marchio che non ha alcun riferimento con il prodotto (es. Kodak) .

Marchio suggestivo

Si tratta di marchi che alludono ad una o più caratteristiche del prodotto. In alcuni casi rischia di essere considerato troppo descrittivo del prodotto con le conseguenze sopra riportate.

Marchio descrittivo

Marchio che descrive le qualità del prodotto ma non si identifica con il nome del prodotto (es. “General Motors”).

Marchio generico

Il marchio si identifica con il prodotto (es. “il Giornale”).

Il marchio celebre o rinomato

Sono marchi celebri o di alta rinomanza quei marchi che, da tempo presenti sul mercato associati a prodotti di consistente diffusione ed oggetto di intensa e penetrante pubblicità, assolvono, oltre che la funzione propria di ogni marchio (di consentire il collegamento di un determinato prodotto alla sua fonte produttiva), anche quella di permettere ai consumatori di individuare un prodotto di peculiare affidabilità per l’affidamento ed il credito ingenerati dalla notorietà e dal generale apprezzamento della fonte produttiva attraverso di essi identificata. Il marchio celebre o rinomato gode di una tutela ulteriore, “allargata”, c.d. “ultramerceologica”, la quale pone in capo al titolare del marchio rinomato la facoltà di vietare l’ uso di un segno identico o simile, anche per prodotti o servizi non affini, qualora ciò consenta al terzo di trarre un indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o, comunque, gli arrechi pregiudizio. Il titolare del marchio rinomato risulta quindi avvantaggiato rispetto al titolare di un marchio “normale” non essendo richiesta la sussistenza del rischio di confusione dovuta all’ affinità dei prodotti o servizi. Ciò che rileva e’ la rinomanza del marchio, non essendo altrimenti possibile beneficiare di un allargamento della tutela oltre i confini del principio di specialità. A titolo meramente esplicativo la Corte d’Appello di Trento dell’8 novembre 2003 ha dichiarato nulli i marchi “Ferrari cuvée” e “Ferrari rosée” volti a contraddistinguere profumi, in quanto “immediatamente collegabili al celebre marchio Ferrari, che per la sua assoluta notorietà, ha una capacità distintiva che prescinde completamente dal settore merceologico suo proprio”.

Il marchio notoriamente conosciuto ai sensi dell’art. 6-bis del la Convenzione di Parigi

L’art 6-bis della Convenzione di Parigi impegna gli Stati membri della Convenzione a rifiutare o invalidare la registrazione e a vietarne l’uso di un marchio che sia confondibile con un marchio già notoriamente conosciuto. Si tratta di marchi stranieri che sebbene non siano utilizzati nel nostro paese sono noti.

Il marchio collettivo.

Mentre i marchi “individuali” sono destinati a collegare un prodotto/servizio ad una determinata impresa i marchi collettivi sono caratterizzati dal fatto che sono utilizzati da una molteplicità di imprenditori e svolgono una funzione di garanzia di qualità, dell’origine, la natura (le caratteristiche) di prodotti e servizi. Il marchio collettivo è concesso ad un soggetto (associazione, consorzio, persone fisiche e giuridiche) che assume dunque la funzione di garante della provenienza o della qualità di determinati prodotti o servizi, in conformità ad un regolamento che deve prevedere le modalità di utilizzo del marchio, la possibilità di effettuare controlli, le sanzioni in caso di uso non corretto. Tale regolamento deve essere allegato alla domanda di registrazione. Il marchio collettivo, contrariamente a quello d’impresa, può contenere indicazioni relative alla provenienza geografica, proprio perché esso deve garantire un complesso di qualità spesso collegate a fattori storici, geografici ed ambientali.

Marchio di fatto

Accanto ai marchi registrati il nostro ordinamento riconosce e tutela il cosiddetto marchio di fatto ossia un marchio che sebbene utilizzato non è stato però protetto con la registrazione. A norma dell’art. 2571 c.c. chi ha fatto uso di un marchio non registrato ha facoltà di continuare ad usarne, nonostante la registrazione da altri ottenuta, nei limiti in cui anteriormente se n’è avvalso. In caso di marchio non registrato che abbia acquisito notorietà locale, il titolare non può evitare che terzi usino un marchio confondibile in un altro ambito territoriale nazionale tuttavia lo stesso titolare ha il diritto di continuare ad utilizzare il marchio, anche ai fini della pubblicità, nei limiti della diffusione locale, nonostante la registrazione del marchio stesso da parte di terzi. Da ciò consegue che chi registra il marchio nonostante il preuso da parte di terzi, deve tollerare la continuazione di tale uso, con l’unica possibilità di esigere che esso sia limitato al preuso. A tutela di un marchio non registrato si può esercitare soltanto l’azione di concorrenza sleale.